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12 June 2024

TESTAROSSA – die Bedeutung der ernsthaften Benutzung einer Marke in Verbindung mit Gebrauchtfahrzeugen

EUIPO BoA Entscheidung vom 29. August 2023 Kurt Hesse gegen Ferrari S.p.A R 334/2017-5 und R 343/2017-5 (verbunden)

Die Marke TESTAROSSA von Ferrari war in mehreren Verfahren von großem Interesse, obwohl der Luxuswagen TESTAROSSA von Ferrari seit 1996 nicht mehr hergestellt wird.

  1. Das Löschungsverfahren vor der Beschwerdekammer

Im Jahr 2015 stellte Kurt Hesse einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der internationalen Marke TESTAROSSA von Ferrari, die unter anderem die Europäische Union bezeichnet und ursprünglich im Jahr 2006 für Waren wie Fahrzeuge, deren Ersatzteile, Komponenten und Zubehör in Klasse 12 eingetragen wurde. Der Antragsteller, Kurt Hesse, machte geltend, dass die ältere Marke zumindest für einen Teil der Waren, für die die internationale Registrierung (IR) eingetragen wurde, nicht während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a) EUMV ernsthaft benutzt worden sei. Ferrari als Inhaber der IR argumentierte, dass der Testarossa zwar nicht mehr hergestellt werde, aber auf dem Sammlermarkt immer noch sehr gefragt sei.

Beide Parteien legten Berufung gegen die Entscheidung der Löschungsabteilung ein, die feststellte, dass die Fahrzeuge im relevanten Zeitraum gehandelt wurden, von den maßgeblichen Verkehrskreisen als von Ferrari stammend erkannt wurden und dass die Einordung der Warenspezifikation auf Automobile anerkannt wurde.

Die Beschwerdekammer verwies auf die EuGH-Rechtssachen C-720/18 und C-721/18 TESTAROSSA, in denen entschieden wurde, dass eine Marke im Rahmen des Verkaufs von Gebrauchtwagen ernsthaft benutzt werden kann und dass die Verwendung der Marke für Ersatzteile als ernsthafte Benutzung der gesamten Ware angesehen werden kann.

  1. Die EuGH-Rechtssache Ansul gegen Ajax

Die ernsthafte Benutzung wurde vom EuGH dahingehend ausgelegt, dass eine tatsächliche Benutzung auf dem Markt im Zusammenhang mit den eingetragenen Waren und Dienstleistungen erforderlich ist. In der Rechtssache Ansul BV gegen Ajax Brandbeveiling BV C-40/01 sagte das Gericht, dass eine Marke “mit der Hauptfunktion einer Marke übereinstimmen” muss, um dem Verbraucher die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Das Gericht führte weiter aus, dass eine interne Verwendung durch das betreffende Unternehmen nicht ausreicht und dass eine ernsthafte Verwendung eine Verwendung auf dem Markt voraussetzt. Wenn der Markeninhaber dieser Verpflichtung nachkommt, kann er seine Markeneintragung auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten.  Die Begründung für diese Regel lautet, dass eine Marke, die nicht benutzt wird, ihre wesentliche Herkunftsfunktion nicht erfüllt. Der Schutz ist nicht gerechtfertigt, wenn er es den Verbrauchern nicht ermöglicht, die Herkunft der Ware zu erkennen. Anstatt andere von der Benutzung der Marke auszuschließen, sollte das Zeichen dann für jedermann zur Benutzung verfügbar sein.

Der EuGH entschied in der Rechtssache Ansul gegen Ajax, dass die Benutzung der Marke für Ersatzteile eine ernsthafte Benutzung darstellt, wenn diese Teile integraler Bestandteil der Beschaffenheit oder der Struktur dieser Waren sind oder für Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit den zuvor verkauften Waren stehen und dazu bestimmt sind, die Bedürfnisse der Kunden dieser Waren zu erfüllen.

  1. Die EuGH-Rechtsprechung TESTAROSSA

Der EuGH hat in den verbundenen Rechtssachen TESTAROSSA (C-720/18 und C-721/18) entschieden, dass eine Marke, die für eine Kategorie von Waren und Ersatzteilen für diese Waren eingetragen ist, einer ernsthaften Benutzung der Marke gleichkommt. Dies gelte für alle Waren und Ersatzteile, auch wenn sie nur für einen Teil dieser Waren benutzt worden sei. Es gibt jedoch eine wichtige Ausnahmeregelung, wonach eine solche Benutzung nicht ausreicht, um die Hürde der ernsthaften Benutzung zu überwinden, wenn ein Verbraucher, der diese Waren kaufen möchte, sie als eine eigenständige Unterkategorie auffassen würde. In diesem Fall wäre nur diese Unterkategorie ernsthaft benutzt worden, nicht aber die gesamte Klasse.

Ferner wurde klargestellt, dass Waren aus zweiter Hand und Dienstleistungen, die sich auf zuvor unter der Marke verkaufte Waren beziehen, eine ernsthafte Benutzung der Marke darstellen können.

Das Gericht erinnerte auch daran, dass die Beweislast für die ernsthafte Benutzung beim Markeninhaber liegt.

Der EuGH entschied, dass eine ernsthafte Benutzung in der Verwendung der Marke für Ersatz- und Zubehörteile von Luxussportwagen bestehen kann, wenn diese Teile integraler Bestandteil der Fahrzeuge sind und den Bedürfnissen der Kunden von Luxusfahrzeugen entsprechen sollen.

Der EuGH entschied auch, dass die Benutzung der Marke im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen eine ernsthafte Benutzung darstellen kann, wenn der Markeninhaber selbst die Marke beim Wiederverkauf zur Angabe oder Bescheinigung der Herkunft benutzt.

  1. Die Entscheidung der Beschwerdekammer

Die Kammer hatte zu entscheiden, ob der Gebrauchtwagenmarkt, auf dem Ferrari keine Rolle spielte und für den keine Beweise vorgelegt wurden, eine ernsthafte Benutzung darstellt.

Die vom IR-Inhaber Ferrari im Verfallsverfahren vorgelegten Beweise reichten nach Ansicht der Kammer nicht aus, um die ernsthafte Benutzung der Marke für die angefochtenen Waren nachzuweisen.

In Bezug auf die ernsthafte Benutzung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen stellte die Kammer fest, dass es keine Beweise dafür gibt, dass der IR-Inhaber Ferrari direkt am Verkauf von gebrauchten Testarossa-Fahrzeugen oder Ersatzteilen beteiligt war. Aus den von Ferrari vorgelegten Unterlagen ging auch nicht hervor, dass die Dritten (Einzelpersonen oder Händler), die die Testarossa-Gebrauchtwagen verkauft haben, die ausdrückliche Zustimmung von Ferrari hatten und für sie als IR-Inhaber handelten, um einen Marktanteil für Gebrauchtwagen zu schaffen. Die bloße Kenntnis von Verkäufen zwischen Dritten reicht nicht aus.

Darüber hinaus wies die Kammer darauf hin, dass ein einfacher Hinweis auf “TESTAROSSA” auf Gebrauchtwagen durch Dritte keine ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke mit dem Ziel der Schaffung eines Marktanteils für den Markeninhaber darstellt, sondern eher eine beschreibende Benutzung im Rahmen der Erschöpfung oder der lauteren Benutzung.

In Bezug auf die Ersatzteile stellte die Kammer fest, dass sich aus den vorgelegten Beweisen ergibt, dass es schwierig ist, Ersatzteile für Testarossa-Fahrzeuge zu finden, da die Produktion eingestellt wurde und es sich bei den auf dem Markt erhältlichen Teilen hauptsächlich um gebrauchte Teile aus anderen Gebrauchtwagen handelt. Außerdem handeln die Händler, die solche Teile verkaufen, nicht im Namen von Ferrari, sondern sind oft unabhängige Händler. Daher vertrat die Kammer die Auffassung, dass die vorliegenden Beweise die angefochtene Marke in Bezug auf die Ersatzteile nicht als Hinweis auf deren Herkunft erkennen lassen. Doch selbst wenn dies der Fall wäre, sei der wirtschaftliche Wert ihrer Verkäufe so unterschiedlich, dass er nicht mit dem wirtschaftlichen Wert eines Automobils gleichzusetzen sei, so die Kammer. Folglich konnte Ferrari nicht nachweisen, dass der Verkauf von Ersatzteilen eine ernsthafte Verwendung für Automobile begründen kann.

Die Kammer war der Ansicht, dass Ferrari nicht nachgewiesen hatte, dass es die Marke “Testarossa” aktiv für Gebrauchtwagen benutzte.

Die Kammer widerrief daher die internationale Registrierung TESTAROSSA für die EU für alle angefochtenen Waren der Klasse 12, wie Automobile, Ersatzteile, Komponenten und Zubehör.

Diese Fälle zeigen, dass die kontinuierliche Benutzung einer Marke sehr wichtig und oft nicht leicht nachzuweisen ist. Insbesondere wenn die Benutzung einer Marke auf den Gebrauchtwagenmarkt beschränkt ist, muss aktiv und sorgfältig vorgegangen werden, um die Marke vor den Gerichten und Ämtern für geistiges Eigentum aufrechtzuerhalten.

 

 

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